Droit des affaires, Propriété intellectuelle

Une nouvelle loi sur les marques de commerce - attendez-vous à de grands changements et des augmentations de frais

14 mars 2019

Par Frank Zylberberg et Ron Toledano

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À l’origine, le présent article a été affiché en anglais sur le site Web The Lawyer’s Daily, publié par LexisNexis Canada Inc. le 6 mars 2019.

 

La nouvelle Loi sur les marques de commerce avec ses changements radicaux entre en vigueur le 17 juin 2019, date qui approche à grands pas.

Bonne nouvelle : les changements législatifs feront en sorte que le Canada sera partie à divers traités internationaux, facilitant ainsi le dépôt simultané de demandes internationales de marques. Le gouvernement a également fait des modifications judicieuses, qui pourraient se révéler utiles, à la définition des marques de commerce et offre la possibilité de diviser les demandes, ce qui pourrait être des plus utile durant la poursuite d'une demande ou dans le cas d'une opposition.

Peu rassurante, la modification est l'élimination de l'obligation de déclarer si la marque est en usage au Canada et d'indiquer sa date de premier emploi. Éliminer l'obligation d'utiliser la marque, en tant que condition d'enregistrement, est crucial. À première vue, cela pourrait sembler positif, puisqu'on élimine le problème pour les demandeurs qui déposaient des demandes sans être certains du moment où ils commenceraient à employer la marque. De plus, l'élimination de l'obligation d'« employer » la marque permet aux détenteurs légitimes d'élargir leurs droits, puisqu'ils pourront maintenant enregistrer leurs marques pour des produits et des services qu'ils ont simplement l'« intention » d'utiliser. Mais qu'en est-il des demandeurs illégitimes?

Cette modification pourrait bien ouvrir les vannes aux squatteurs et aux trolls, comme ce fût le cas dans les années 90, lorsque les spéculateurs se sont précipités pour enregistrer les noms de domaine de premier niveau de marques connues dans le but de les rançonner. Mais les détenteurs légitimes ont toujours la possibilité de s'opposer durant les 60 jours suivant la date de publication, n'est-ce-pas? Oui, en théorie, mais en réalité, la plupart des gens d'affaires n'ont pas le temps de vérifier le Journal des marques de commerce et ne veulent pas dépenser de l'argent pour un service de surveillance.

Cela dit, le nombre d'oppositions continuera sans doute de croître. Il est aussi probable que dans le cas d'une contestation, ces squatteurs ou trolls prétendront « avoir toujours eu l'intention d'employer la marque ». Cependant, il ne s'agit que de spéculations, car nul ne sait exactement comment le tout se passera.

Chose certaine, n'importe les résultats, les entreprises qui souhaitent protéger leurs marques au Canada doivent mettre en place des méthodes de défense qui n'étaient pas nécessaires par le passé. Auparavant, l'obligation d'utiliser une marque protégeait les détenteurs légitimes. Ainsi, aucune marque ne pouvait être enregistrée jusqu'à ce qu'elle soit employée par son détenteur ou un licencié. Il incombait au requérant de déclarer que la marque était en usage.

L'assouplissement des règles semble faciliter l'enregistrement des marques. Toutefois, cela ne donne pas vraiment un plus grand « accès à la justice », puisque les frais payables au gouvernement pour enregistrer une marque pourrait décupler.

Petite explication : aujourd'hui, les frais gouvernementaux pour déposer une demande de marque et l'enregistrer sont de 450 $, plus précisément 250 $ pour déposer la demande et 200 $ pour enregistrer la marque, peu importe si la demande comprend une, 10 ou 45 classes. À compter du 17 juin, les frais seront de 330 $ pour une classe, plus 100 $ par classe additionnelle. Par conséquent, si une demande comprend les 45 classes disponibles, les frais gouvernementaux pour toutes ces classes seraient de 4 730 $! Et vous savez quoi? La période de protection passe de 15 ans à 10 ans!

Mais ce n'est pas tout. Lors du renouvellement de la marque, les frais de 350 $, peu importe le nombre de classes, n'y sont plus. Maintenant, il en coûtera 400 $ pour une classe, plus 125 $ par classe additionnelle.

Encore une fois, avec 45 classes disponibles, les frais de renouvellement pourraient coûter jusqu'à 5 900 $ tous les 10 ans.

Reste à voir si le détenteur de marque bénéficiera de tous les changements. Bien que nous sommes confiants que la définition élargie d'une marque de commerce et la possibilité de diviser une demande seront utiles, une chose est sûre : les grands gagnants de l'augmentation marquante des frais de dépôt et de renouvellement aux termes de la nouvelle loi canadienne sur les marques de commerce sont les coffres du gouvernement et de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).